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El contrato internacional de cesión de marcas


La marca es un activo intangible que se posiciona es un instrumento clave para la comercialización a nivel internacional de cualquier tipo de productos y servicios. Una de las principales causas de esta importancia y versatilidad es la posibilidad de cederla a terceros a cambio de una determinada contraprestación. Mediante el licenciamiento de una marca un sujeto poseedor de una marca registrada y denominado licenciante, otorga un permiso a un tercer sujeto, denominado licenciatario, para que produzca o venda unos determinados productos con esa marca en un tercer país. Al igual que todo otro contrato debe contar con unos elementos básicos para poder admitir su existencia: partes intervinientes, objeto del contrato (cesión de una marca a cambio del pago de una determinada cantidad de dinero) o ámbito territorial. Hoy en día como consecuencia de la globalización este tipo de contratación posee una suma importancia si bien debemos advertir la existencia de ciertos riesgos a la hora de realizar un contrato internacional de cesión de una marca. A continuación señalaré algunos de los problemas que deben ser necesariamente tratados: 

Debemos ante todo realizar un contrato específico para esta operación, hecho a medida de cada caso concreto y evitando la utilización de cláusulas estándar o cláusulas tomadas de otros contratos preestablecidos ya que pueden ocasionar problemas al poder no encajar a las necesidades que tenemos. Es igualmente conveniente que el contrato se plasme por escrito habiendo fijado los aspectos importantes y habiendo tenido en cuenta los requisitos legales específicos del país en el que se cede la licencia, debido a la posibilidad de que haya diferencias en las formalidades requeridas para celebrar contratos. Por todo ello, es necesaria la intervención de un profesional en la materia y conocedor de la legislación del país destino. 

Son muy habituales los problemas de interpretación de dicho contrato y pleno conocimiento del mismo, debido a que en numerosas ocasiones el contrato se perfecciona en un idioma que no solemos domina, siendo por tanto relevante el idioma escogido. 


La negociación de la exclusividad o no de dicha licencia: lo más conveniente sería en el caso de que seamos licenciatario pedir la exclusividad de la marca en ese país para poder ser los únicos que explotemos dicha marca en ese mercado concreto. Por contra la concesión de exclusividad para el titular de la marca supondría una limitación a sus ganancias. Es conveniente que de manera complementaria se establezcan una serie de condiciones necesarias para mantener dicha exclusividad, fijando desde el principio eventuales sanciones si se producen incumplimientos 

Elección de la ley aplicable al acuerdo para poder conocer de antemano cual es el marco contractual de todo este contrato. 

No prestar atención a riesgos como la solvencia de la otra parte interviniente o los diferentes riesgos políticos o económicos que pueda tener o estar teniendo el país donde se ejecutará el acuerdo. 

Identificación pormenorizada de los detalles relativos a la marca que se procederá a licenciar: datos sobre su registro, cargas que puedan existir sobre ella, vigencia, existencia de otras licencias o sublicencias. 

La inclusión de un cláusula de confidencialidad obligando a las partes a mantener en secreto toda aquella información confidencial que puede haberse suministrado en virtud de este contrato. Esta obligación se mantendría en vigor aun habiendo terminado el contrato. 

Método de resolución de disputas: con el paso de los años ganan fuerza los métodos alternativos de resolución de disputas (por ejemplo mediación o arbitraje) frente a la tradicional vía judicial, requiriéndose por tanto evaluar si es mejor cualquiera de esas alternativas si preferimos un proceso más rápido y secreto.

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