Los contratos de transferencia de tecnología

¿Qué son los contratos de transferencia tecnológica y como beneficia a las empresas?

El contrato de transferencia de tecnología se utiliza para que una empresa (Licenciante) ceda a otra (Licenciatario) derechos de propiedad industrial e intelectual registrados (patentes, modelos de utilidad, marcas, copyright, etc.) así como de asistencia técnica y know how.

La denominación inglesa know-how hace referencia al conjunto de conocimientos técnicos distintos e innovadores, habilidades, destrezas, capacidades, experiencia acumulada y/o “saber hacer” de una persona o empresa que, no pudiendo ser en su conjunto patentados, pueden tener aplicación económica comercial o industrial. El know-how suele tener un carácter secreto y proporciona una ventaja competitiva a quien aprovecha su uso o lo utiliza en un proceso empresarial.

Es por ello que los acuerdos en los que se cede este conjunto de saberes van ligados a la firma de convenios propios de confidencialidad (*) y de exclusividad que aseguran su correcto uso en una determinada área geográfica y garantizan al cedente los derechos económicos sobre su explotación comercial.

Ambas empresas acuerdan tratar la información transmitida, ya sea verbal o escrita, referente a la otra parte y/o a sus operaciones y productos, como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, utilizándola con el único y exclusivo propósito de cooperar en los términos del presente acuerdo.

LAS PARTES se obligan, en particular, pero sin carácter limitativo, a:

i. No divulgar a terceros y no utilizar en beneficio propio ni de terceros ningún dato ni información confidencial que le hayan sido comunicados o de los que haya tenido conocimiento para proceder al cumplimiento del presente acuerdo.

ii. Utilizar la información confidencial únicamente para el cumplimiento de los fines y obligaciones previstos en el presente Acuerdo.

iii. Adoptar las medidas necesarias para evitar que terceros no autorizados puedan acceder a la información confidencial.

iv. Limitar el acceso a la información confidencial a los empleados autorizados que precisen disponer de ella para la ejecución del contrato, trasladándoles idéntica obligación de confidencialidad.

v. No reproducirla, transformarla ni, en general, usarla de manera distinta a la que sea precisa para la prestación de los servicios objeto de este contrato.

Asimismo, LAS PARTES se comprometen a no revelar ni a permitir que sus directivos, funcionarios o asesores revelen información relativa a las operaciones y acuerdos necesarios para el desarrollo de las actividades comerciales.

Se excluye de la categoría de información confidencial toda aquella información que sea divulgada por las partes, aquella que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o con una resolución judicial o acto de autoridad competente.

Ambas empresas deberán garantizar su máxima diligencia en la adopción de medidas necesarias para que sus directivos, funcionarios y asesores, autorizados para acceder a la información (en adelante el “personal autorizado”), preserven la confidencialidad de la misma frente a terceros, haciéndose solidariamente responsables por cualquier incumplimiento por parte de su personal autorizado.

Este deber se mantendrá durante un plazo de tres años a contar desde la extinción del presente acuerdo.

Tipos de contrato de transferencia de tecnología

Existen multitud de tipologías de contrato para cubrir los contratos de transferencia tecnología. Por el tipo de conocimiento que se transfiere, se pueden agrupar en las siguientes categorías:

a. Acuerdo de know-how clásico (generalmente con pacto de exclusividad geográfica o sectorial), por el que se cede la asistencia o los conocimientos necesarios para iniciar un poner en marcha un proyecto o proceso de producción. En este caso, los conocimientos transferidos no son propiedad de quien los vende, sino que en principio pueden ser utilizados comercialmente por cualquier persona experta en la materia.

b. Acuerdo de know-how compuesto: en este caso, además de realizarse la transferencia de los conocimientos y la tecnología, se da derecho a usar las patentes, marcas, logos y demás distintivos comerciales del cedente (bajo licencia y/o patente registradas).

c. Franquicia internacional. El contrato de franquicia constituye un sistema de colaboración empresarial que lleva implícito un elemento de distribución, toda vez que en realidad se ejecutan una pluralidad de acuerdos dentro de un mismo marco normativo a través de los cuales se implementa una red de distribución. Sin embargo, el elemento fundamental de este contrato, que lo diferencia de otras figuras contractuales, es la identificación que llevan a cabo los consumidores de los bienes fabricados o distribuidos, o de los servicios prestados por el franquiciado, con los fabricados, distribuidos o prestados por el franquiciador, como si de un único empresario se tratase.

Una de las características fundamentales de la franquicia es también la presencia de bienes inmateriales, usualmente protegidos por la disciplina de propiedad industrial e intelectual; sin embargo, esto no significa que todos los contratos de franquicia lleven implícita una transferencia tecnológica.

d. Contrato de asistencia técnica, por el que se ceden un conjunto de conocimientos sistematizados para la realización de un proyecto tecnológico o para la realización de un proceso de fabricación.

e. Acuerdo llave en mano: proyecto completo por el que una empresa se compromete a la instalación y puesta en marcha de una planta industrial o fábrica que debe ser entregada en la fecha pactada y en condiciones de funcionamiento.

f. Contrato O & M (Operación y Mantenimiento), por el que una empresa especializada (operador) se compromete a realizar los trabajos necesarios para operar y mantener una planta o instalación, sistema informático, proceso industrial, etc. En estos casos, el operador desarrolla el trabajo bajo su propio know-how (programa de operación), objeto del acuerdo de transferencia tecnológica.

g. Contrato de outsourcing, subcontratación o externalización de servicios, por el que la empresa contratante cede a una empresa especializada la gestión completa de una función, un servicio o parte de su proceso industrial (servicios informáticos, seguridad, procesos administrativos, etc.).